Интеллектуальная собственность. Обзор судебной практики за март 2016 г.

Таможенная стоимость может быть увеличена сверх контрактной на сумму роялти. При этом для подсчета таможенной стоимости сертификаты подлинности программного обеспечения могут «приравниваться» к объекту интеллектуальной собственности, с которого платится роялти

(ООО Фоксконн РУС против Пулковской таможни СЗТУ ФТС, Определение ВС РФ № 307-КГ15-14266 от 21 марта 2016 г. по делу №А56-53020/2014)

Тайванская компания Foxconn ввозила на территорию Таможенного союза наклейки – сертификаты подлинности программного обеспечения (ПО) Microsoft. Таможня решила, что сертификаты напрямую связаны с ПО, а значит, их следует считать объектом интеллектуальной собственности, с которого выплачиваются роялти. На этом основании таможня увеличила таможенную стоимость товара, включив в нее сверх цены контракта платежи за пользование интеллектуальной собственностью. Компания обратилось в суд для обжалования решения таможни. Суд первой инстанции поддержал таможню. Апелляция отменила решение суда первой инстанции, установив, что сертификат подлинности не является частью программы, не используется компанией ни при загрузке экземпляров программы, ни в процессе последующей эксплуатации, а значит, у компании не возникло обязанности по включению в таможенную стоимости товара лицензионных платежей.

ВС РФ отменил постановления судов кассационной и апелляционной инстанций, оставив решение суда первой инстанции в силе. В первую очередь, ВС РФ подтвердил, что стоимость объекта интеллектуальной собственности (размер роялти), входящего в ввозимый товар, формирует более высокую коммерческую ценность товара и, соответственно, должна включаться в цену, уплаченную или подлежащую уплате за ввозимый товар. Далее, ВС РФ указал, что спорный сертификат содержит уникальный код, позволяющий покупателю компьютера, на который загружено ПО Windows, при необходимости повторно загрузить (перезагрузить) эту программу, являющуюся объектом интеллектуальной собственности. Роялти за операционное ПО Microsoft соответствуют количеству и артикулам наклеек, а значит спорные товары (наклейки) свидетельствуют об объеме использованных обществом объектов интеллектуальной собственности и неразрывно связаны с данным ПО. Таким образом, роялти за загрузку экземпляра программного обеспечения должно добавляться к контрактной стоимости каждой наклейки (сертификата).

ВС РФ подтвердил: размещение на сайте информации о товарах с использованием чужого товарного знака может квалифицироваться как введение товара в оборот, а, следовательно, на это необходимо согласие правообладателя товарного знака

(п. 10 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016))

ИП обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения антимонопольного органа, которым его действия признаны недобросовестной конкуренцией (п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции). Из материалов дела следовало, что ИП, являющийся производителем и продавцом фасадных строительных материалов, разместил на своем информационном вебсайте в разделе «Продукция» информацию о товарах (фасадных строительных материалах) с неправомерным использованием товарного знака, принадлежавшего обществу. Суд первой инстанции требование заявителя удовлетворил, посчитав, что, поскольку действие индивидуального предпринимателя по размещению информации о товаре на своем информационном сайте в сети «Интернет» (в разделе «Продукция» без указания его стоимости) не является продажей, обменом или иным введением товара в оборот, оно не может быть квалифицировано как нарушение положения п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, указав следующее. Из содержания пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и предложение к продаже товара, демонстрация его на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим. Таким образом, действия индивидуального предпринимателя являлись введением товара в оборот с неправомерным использованием товарного знака, что является актом недобросовестной конкуренции (п. 4 ч.1 ст. 14 Закона о защите конкуренции).

СИП[1]: потребовать исключить из ЕГРЮЛ или изменить сходное до степени смешения фирменное  наименование нельзя  —  можно только запретить его использование в отношении определенных видов деятельности

(Ф.И.Р. Фаббрика Итальяна Радиатори С.р.л. против ООО «Фарал-Рус», Постановление СИП от 22 марта 2016 г. по делу №А11-5155)

Итальянская компания обратилась с иском к ООО «Фарал-Рус» об обязании прекратить использование обозначения «ФАРАЛ» в фирменном наименовании ответчика, ввиду его сходства с товарным знаком истца. Кроме того, истец потребовал изменить спорное фирменное наименование путем исключения из него слова «ФАРАЛ». Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили требования в полном объеме. СИП не согласился с нижестоящими инстанциями в части удовлетворения требования об исключении слова «ФАРАЛ» из спорного фирменного наименования. СИП напомнил, что использование сходного до степени смешения фирменного наименования неправомерно только в отношении тех видов деятельности, которые осуществляет истец. При этом право выбора того, менять ли свое фирменное наименование или прекращать осуществление определенных видов деятельности остается за ответчиком. На этом основании удовлетворение требования об изменении фирменного наименования лишает ответчика такого выбора, а значит, решение в этой части подлежит отмене.

Данное дело показывает, что на уровне нижестоящих инстанций позиция по вопросу правомерности требования об изменении фирменного наименования все еще не устоялась,  чего нельзя сказать о практике СИП.

Истец в деле о нарушении прав на фирменное наименование должен привести данные о своей фактической деятельности: данных о видах деятельности из ЕГРЮЛ недостаточно

(ООО «Минимакс» против ООО «МИНИМАКС», Постановление СИП от 22 марта 2016 г. По делу № А12-26947/2015)

СИП, отменяя решения нижестоящих инстанций, указал, что при рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование истец должен доказать, какими видами деятельности фактически занимается и он, и ответчик, а также аналогичность соответствующих видов деятельности. При этом истец, обладая всей полнотой сведений о видах деятельности, осуществляемой им самим, должен представить доказательства фактического осуществления им конкретных видов деятельности, в том числе указанных в его учредительных документах. В отношении ответчика истец может приводить данные, как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах.  Отметив, что нижестоящие инстанции исследовали только данные о деятельности сторон из ЕГРЮЛ, СИП отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

[1] Суд по интеллектуальным правам

***

По всем интересующим вопросам просим обращаться к Максиму Кулькову (m.kulkov@kkplaw.ru) и Александре Чиликовой (a.chilikova@kkplaw.ru).